Регистрация торговой марки для IT-продукта: когда, зачем и как

• Торговая марка IT: что это и какие права дает
• Чем рискует IT-бизнес без регистрации ТМ
• Как зарегистрировать торговую марку в Украине

Вы запустили IT-продукт, вложили деньги в маркетинг и набрали первых пользователей. А потом получили претензию — оказывается, ваше название уже зарегистрировано за другой компанией.

Теперь у вас есть выбор: либо ребрендинг, либо судебный спор. Это типичная ситуация для IT-бизнеса, и встречается она чаще, чем кажется.

Регистрация торговой марки – это то, о чем стартапы вспоминают слишком поздно. В этой статье рассказываем, что такое ТМ в IT-сфере, в чем ее практическое значение и как пройти процедуру регистрации бренда в Украине.

Торговая марка IT: что это и какие права дает

Торговая марка (в законодательстве – «знак для товаров и услуг») – это обозначение, отличающее ваши продукты от конкурентов. Это может быть название, логотип, слоган, их комбинация или даже более нетипичные формы – звук, цвет, трехмерная форма.

В сфере IT торговой маркой обычно становится название компании и продуктов, а также логотип. Например, словесное название вашего стартапа – это потенциальная торговая марка IT. Но пока вы ее не зарегистрировали, у вас нет на нее исключительных прав. Другими словами – вы не владеете брендом.

Что дает регистрация ТМ в Украине? Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» в статье 16 определяет четкий перечень прав владельца свидетельства. Если упростить юридический язык, зарегистрированный ТМ дает вам право:

• наносить свой знак на товар, упаковку, вывески, этикетки и использовать его в рекламе, документации;
• запрещать другим использовать тождественное или схожее обозначение для аналогичных или родственных товаров и услуг — то есть блокировать конкурентов, копирующих ваш бренд;
• передавать права на ТМ другому лицу или выдавать лицензию на его использование — это уже актив, который можно монетизировать.

Отдельно следует упомянуть о международной защите. Если ваш IT-продукт работает не только на украинском рынке, то зарегистрированная в Украине ТМ дает право на международную регистрацию по Мадридской системе. Это означает, что вы можете подать заявку и получить защиту сразу в нескольких странах. Так гораздо проще и дешевле, чем регистрироваться в каждой юрисдикции в отдельности.

Зарегистрированная торговая марка для стартапа – это не просто «еще одна статья расходов». Это инструмент, который защищает доменное имя и позволяет удалить клон вашего приложения из App Store или Google Play. А еще ограничивает конкурентов, которые с радостью использовали бы ваше название в рекламе.

Кроме того, зарегистрированная ТМ повышает инвестиционную привлекательность проекта. Во многих случаях это обязательное требование инвесторов при привлечении капитала.

Чем рискует IT-бизнес без регистрации ТМ

Пока ваш знак не зарегистрирован, юридически он никому не принадлежит. Вы можете годами строить узнаваемость, вкладывать деньги в рекламу и продвижение — и не иметь никакого исключительного права на название или логотип своего продукта.

В общем отсутствие регистрации торговой марки превращает ваш бренд в этакого «бездомного». Он вроде бы существует, но защитить его нечем.

Что это значит на практике?

Конкуренты могут зарегистрировать ваше имя на себя. В Украине действует принцип «кто первый подал заявку, тот и владелец». Если другая компания зарегистрирует тождественную или похожую торговую марку раньше вас, именно она получит исключительные права.

А вы, скорее всего, получите претензию с требованием прекратить использование их знака. Помочь этому могла бы преждевременная проверка торговой марки и подача заявки.

Ваше приложение могут удалить из App Store или Google Play. Если кто-то подаст жалобу на нарушение прав интеллектуальной собственности, платформа может заблокировать ваше приложение. Доказать, что название принадлежит именно вам, будет очень сложно.

Доменное имя под опасностью. Зарегистрированная торговая марка – ключевой аргумент в доменных спорах. Без нее обжаловать действия конкурента, зарегистрировавшего подобный домен и забирающий ваш трафик, практически невозможно. Более того, владелец ТМ потенциально может отсудить ваш домен, если докажет, что он нарушает его права.

Вы не сможете взыскать ущерб с нарушителей. Без свидетельства у вас нет правового основания потребовать компенсацию от тех, кто копирует ваш бренд.

Но если защита бренда IT оформлена должным образом — закон на вашей стороне. Владелец зарегистрированной ТМ может:

• подать иск и потребовать возмещения ущерба;
• обратиться в Антимонопольный комитет Украины с жалобой на недобросовестную конкуренцию;
• даже инициировать уголовное производство для нарушителя.

Без регистрации торговой марки ни один из этих инструментов вам недоступен.

Как зарегистрировать торговую марку в Украине

Эта процедура проходит через УКРНОИВИ (Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций). Подать заявку может физическое или юридическое лицо – лично, по почте или онлайн. Но поначалу разберем главные этапы.

Проверка торговой марки. Прежде чем подавать заявку, убедитесь, что выбранное обозначение еще ни за кем не зарегистрировано. Для этого существует поисковая система, где можно проверить, нет ли тождественных или похожих знаков среди уже зарегистрированных ТМ и поданных заявок.

Это критический этап. Если конфликт окажется уже во время экспертизы, вы потеряете время и деньги, а заявку отклонят.

Далее следует выбрать классы товаров и услуг. Дело в том, что торговая марка защищает только в пределах конкретных классов за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП). Для IT-продуктов чаще всего актуальны:

• класс 9 (программное обеспечение, мобильные приложения);
• класс 42 (разработка ПО, SaaS, облачные сервисы);
• класс 35 (онлайн-торговля, реклама).

Правильный выбор классов – это пределы вашей защиты. Если выбрать слишком узко, то конкурент сможет зарегистрировать похожее название в смежном классе. Но если вы изберете слишком широко — возрастут расходы на регистрацию торговой марки.

После этого подаем заявку. Это можно сделать онлайн через электронную систему УКРНОИВИ, а также по почте или лично. К заявке прилагается изображение знака, перечень товаров и услуг и документ об уплате сбора.

Сбор нужно оплатить в течение 2 месяцев с даты подачи. Его размер зависит от количества классов МКТУ и особенностей обозначения (черно-белое или цветное).

Дальше вас ждет экспертиза. УКРНОИВИ проводит два этапа проверки вашей заявки:

• формальная экспертиза — правильно оформленные документы, уплаченный сбор, или полный пакет представлен;
• квалификационная экспертиза — отвечает ли знак требованиям закона и не конфликтует ли ваша торговая марка IT с существующими ТМ.

Если есть замечания, вам предоставят 2 месяца для их устранения. Если все хорошо — принимается решение о регистрации.

После положительного решения у вас есть 3 месяца, чтобы уплатить госпошлину за выдачу свидетельства и сбор за публикацию. Далее сведения публикуются в официальном бюллетене, ваша ТМ вносится в реестр и вы получаете свидетельство. Оно действует 10 лет с даты подачи заявки с возможностью продления неограниченное количество раз.

Важно учесть: стандартный срок регистрации – от 18 до 24 месяцев. Поэтому если вы планируете привлечение инвестиций, выход на внешний рынок или запуск крупной рекламной кампании — подавать заявку стоит раньше. В эталоне еще на шаге разработки продукта.

Пройти процедуру самостоятельно можно, но без опыта легко допустить ошибки — от неправильного выбора классов до некорректного оформления документов. Это может привести к отказу, и тогда придется начинать сначала. Итак, если вам нужна помощь с регистрацией бренда, обратитесь к нам за контактами на этом сайте.